BEHR PROCESS CORPORATION/INDUSTRIAS CERESITA S.A.

Hechos

VISTOS: En este procedimiento especial N° 127352-2020, regido por la ley N° 19.039, el solicitante Behr Process Corporation recurre de casación en el fondo contra la sentencia de segunda instancia del Tribunal de Propiedad Industrial, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, que confirmó la sentencia de primer grado dictada el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, que acoge la oposición formulada por Industrias Ceresita S.A., rechazando en definitiva, la solicitud de registro marca Smart Paint para la Clase 2. Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación.

Fundamentos

CONSIDERANDO: 1°) Que, la recurrente denuncia en su libelo la comisión de un grupo de errores de derecho. En su primer capítulo postula la infracción del artículo 20 en sus literales f) y h) de la ley N° 19.039. Al efecto y de manera preliminar, postula una decisión ultra petita por parte de la sentencia de segunda instancia, por cuanto las causales del rechazo utilizados por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, fueron los artículos 19 y 20 letra e) de la Ley 19.039, causales que corresponden a las invocadas por el oponente. Luego, el Tribunal de Propiedad Industrial, extiende en su confirmatoria, la concurrencia de las causales de irregistrabilidad establecidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, que no formaron parte del debate, configurándose de esta manera, la causal de recurso de casación en la forma establecida en el artículo 768 N°4 del Código de Procedimiento Civil. Sin perjuicio de lo anterior, postula igualmente, que aún en caso de haberse invocado, debido al contenido de las irregistrabilidad de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, no resultan aplicables al caso concreto, lo que hace evidente su errónea aplicación. Como segundo capítulo de infracciones, postula la falta de configuración del literal e) del artículo 20, pues la solicitud no debiese ser considerada como carente de distintividad o inductiva a error, toda vez que no existe un mercado genérico de pinturas inteligentes y si bien, los términos que conformar el registro pedido, son de uso común, al ser utilizados conjuntamente sí consiguen distintividad. Finalmente, como tercer acápite de vicios, postula una errónea aplicación del artículo 16 de la Ley 19.039, al obviar la existencia de pruebas que demuestran que SMART PAINT, no incurre en la causal de irregistrabilidad establecida en la letra e) del artículo 20 de la Ley 19.039. Conforme a lo antedicho, pide se invalide el

Fallo

fallo recurrido, dictándose la correspondiente sentencia de reemplazo que conceda en definitiva el registro de la marca " SMART PAINT " solicitada para distinguir servicios de la clase 2. En subsidio de lo anterior, solicita se ejerzan las facultades entregadas a esta Corte, y case de oficio el fallo; 2°) Que, para una adecuada resolución del asunto, cabe consignar que la solicitante Behr Process Corporation requirió el registro de la marca “Smart Paint” para la clase 35, petición a la que se opuso Industrias Ceresita S.A., invocando las causales de irregistrabilidad de la letra e) del artículo 20 de la ley 19.039, al entender que los términos que componen la solicitud de registro son de carácter genéricos y de uso común para describir los productos solicitados en clase 2, por lo que no constituye un signo que pueda erigirse como marca comercial, agregando que “…no cumple con los requisitos del artículo 19 de la ley del ramo, al no ser distintivo, sino genérico”, como se indicó. Luego, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, formuló observaciones de fondo, reiterando las alegaciones expuestas por el oponente. En este contexto, la sentencia de primer grado acogió la oposición formulada, recordando que la distintividad es una característica, función y requisito esencial de las marcas comerciales; su objeto es permitir la individualización y diferenciación de los productos o servicios de una empresa de los otros competidores. Luego, razona el fallo: “… Así, analizada la marca solicitada en su conjunto, es posible concluir que se trata de un término genérico para la cobertura que pretende distinguir; en los términos expresados en el considerando 5° de este fallo, sin que cuente con otro elemento o segmento que logre dar origen a un signo susceptible de amparo marcario. A mayor abundamiento, el signo pedido carece de elementos bastantes capaces de identificarlo de manera univoca y determinada con un único origen empresarial, toda vez que se forma a partir de términos de uso común careciendo de alguna tipología especial capaz de distinguirlo de otros en el mercado dedicado a la oferta de pinturas inteligentes, circunstancias todas que obstan al otorgamiento de un registro de marca comercial”. A raíz de lo anterior, concluye la concurrencia de la causal de irregistrabilidad del artículo 20 letra e), ya referido y acogió la oposición formulada, denegando el registro. Apelada dicha sentencia por el solicitante, el Tribunal de Propiedad Industrial confirmó la decisión en alzada, al compartir los razonamientos y conclusiones del fallo de primera instancia; 3°) Que, sobre el primer grupo de infracciones, valga indicar que el fallo de segunda instancia se limita, como ya se dijo, a compartir los razonamientos expuestos por el sentenciador de primera instancia, sin añadir nuevas razones y fundamentos, por lo que no asiste en los hechos, la causal que se invoca, al no haberse hecho aplicación de la causales irregistrabilidad alegadas. En efecto, sólo en la parte resolutiva del fallo del Tribunal de Propiedad Industrial se hace referencia a las letras f) y h) del artículo 20, lo que por su ubicación y de acuerdo a los razonamientos vertidos previamente, corresponde claramente a un error de transcripción, lo que en ningún caso logra configurar la causal que se pretende, lo que conduce al necesario rechazo de esta alegación; 4°) Que, luego, continuando con el análisis del libelo impugnatorio, de su lectura se advierte un inadecuado planteamiento de las causales restantes, ya que su segunda hipótesis de impugnación supone la aceptación del establecimiento fáctico de la sentencia bajo análisis, dándolo por correcto, mientras que, en la tercera y última causal, corresponde a un abierto reproche a las conclusiones de hecho contenidas en el fallo, renegando de ellas; 5°) Que, a consecuencia de lo anterior y, relevando que las causales anulatorias fueron deducidas de forma conjunta, su planteamiento resulta contradictorio, ya que la configuración de una de ellas supone la negación de la otra, lo que resulta ajeno al adecuado desarrollo y coherencia de un recurso de derecho estricto, como lo es el recurso de casación en el fondo; 6°) Que, por lo demás, la forma en que fue estructurado el libelo impugnatorio, esto es, invocando causales conjuntas, deja de cargo de esta Corte optar entre las diversas hipótesis y sus supuestos, toda vez que la aceptación de unas supone el necesario abandono de otras, cuestión que no resulta admisible; 7°) Que, de acuerdo con los antes expresado, el recurso de casación en el fondo debe ser rechazado en su integridad, como se dirá, igualmente que la petición de actuación oficiosa, al descansar ésta en circunstancias ya abordadas y desestimadas en este fallo. En consecuencia y visto, además, lo dispuesto en los artículos 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil y 17 bis B de la Ley N° 19.039, SE RECHAZA el recurso de casación en el fondo formalizado en representación de Behr Process Corporation contra la sentencia de diecisiete de marzo de dos mil veinte dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial, la que, en consecuencia, no es nula. Redacción de cargo del Ministro Sr. Leopoldo Andrés Llanos Sagristá. Regístrese y devuélvase. Rol N° 127352-2020 Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., Mario Carroza E., Sra. María Cristina Gajardo H., y el Abogado Integrante Sr. Juan Carlos Ferrada B. No firma el Ministro Sr. Carroza y el Abogado Integrante Sr. Ferrada, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber cesado de sus funciones y por estar ausente, respectivamente.

Texto Completo (Preview)

Santiago, nueve de junio de dos mil veintiséis. VISTOS: En este procedimiento especial N° 127352-2020, regido por la ley N° 19.039, el solicitante Behr Process Corporation recurre de casación en el fondo contra la sentencia de segunda instancia del Tribunal de Propiedad Industrial, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, que confirmó la sentencia de primer grado dictada el veintinueve de noviem