VIAL Y CIA/INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA JOSEFA

Hechos

Vistos: En estos autos Rol N° 11.218-2021 de esta Corte Suprema, referidos al procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039, en representación del oponente Vial y Cia., se deduce recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó aquella dictada por el Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial que rechazó su oposición al registro solicitado por Inmobiliaria e Inversiones Santa Josefa Limitada de la marca denominativa Vial y Cía, clase 36 y, en definitiva, concede el registro solicitado. Declarado admisible el arbitrio, se ordenó traer los autos en relación. Y

Fundamentos

considerando: Primero: Que, en el arbitrio del oponente, se denuncia la vulneración de los artículos 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial, desde que la marca solicitada inducirá a los consumidores a error o engaño respecto del origen de los servicios prestados, pues ambas marcas amparan servicios que, si bien pertenecían a distinta clase, tienen relación de cobertura o indican una conexión de los respectivos servicios. Esgrime que la sentencia incurrió en una incorrecta aplicación de ambas causales de irregistrabilidad al no reconocer la existencia de relación o conexión entre las coberturas de servicios en conflicto, por cuanto la marca cuyo registro ha sido solicitado, “VIAL Y CÍA”, y la marca registrada por la oponente, “VIAL Y CIA.”, son idénticas, tanto gráfica como fonéticamente, difiriendo únicamente en el punto final y ausencia de tilde, circunstancia que obedece a limitaciones del registro original en el año 2001. Además, existe una relación o conexión de coberturas, pues los servicios de la clase 36 solicitados (inmobiliarios) guardan relación o al menos conexión, con los servicios de las clases 42 y 45 del registro de la oponente, propios de un estudio jurídico. Para acreditar esta alegación, oportunamente acompañó veinte escrituras de operaciones inmobiliarias en que participó el estudio jurídico Vial y Cía., demostrando que sus servicios profesionales se superponen frecuentemente con el ámbito inmobiliario. En un segundo apartado, se denuncia la incorrecta aplicación del artículo 20 letra f) antes referido, en lo que atañe específicamente al riesgo de error o engaño respecto de la procedencia de los servicios. Sobre este aspecto, el recurrente plantea que la sentencia no ponderó adecuadamente el riesgo intrínseco de error o engaño derivado de que la marca solicitada es idéntica a la marca registrada y a la razón social de la oponente (Vial y Cía.), mientras que la solicitante tiene una razón social completamente distinta (Inmobiliaria e Inversiones Santa Josefa Limitada). Agrega que en todo el Registro de Marcas no existe otra inscripción de la marca “VIAL Y CIA.” más que la de la oponente, lo que refuerza la identificación exclusiva del signo con una sola entidad. Además, la legislación marcaria impone a la autoridad un deber activo de protección a los consumidores frente a signos que pudieran confundir el origen de los servicios. El uso de la marca “VIAL Y CÍA” transmite a los consumidores la idea de que detrás de los servicios existe una sociedad con ese nombre, cuando en realidad se trata de una compañía con denominación enteramente distinta. Añade que, si bien los servicios no son idénticos, el artículo 19 bis D inciso final de la Ley N° 19.039, resulta indicativo de la mayor relevancia que el legislador atribuye a los casos de marcas idénticas, como ocurre en la especie. Finalmente, el recurrente denuncia la infracción al artículo 16 de la Ley N°19.039 que establece la apreciación de la prueba conforme a las r

Fallo

fallo impugnado, solicita su anulación y que en el de reemplazo se acoja la oposición de su parte. Segundo: Que para la correcta comprensión del recurso de casación en el fondo planteado, resulta pertinente relevar que la sociedad Inmobiliaria e Inversiones Santa Josefa Limitada solicitó ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (en adelante, INAPI), mediante solicitud N°1.333.035 de 13 de agosto de 2019, la inscripción de la marca denominativa “Vial y Cía” para servicios de la clase 36 de la Clasificación de Niza, específicamente: administración de bienes inmuebles, consultoría inmobiliaria, corretaje de bienes inmuebles, evaluación de bienes inmuebles, servicios de agencias inmobiliarias, servicios de valoración de bienes inmuebles y tasaciones inmobiliarias. La oponente, Vial y Cía., es un estudio jurídico que detenta desde el año 2001 el registro N° 610.610 (renovado como N° 944.459 en 2011) de la marca “VIAL Y CIA.” para servicios de las clases 42 (“asesorías profesionales y técnicas, estudio de proyectos, investigaciones técnicas, peritajes, servicios computacionales”) y 45 (“servicios de estudios jurídicos, investigaciones jurídicas y judiciales”). La oposición se fundó en la concurrencia de las causales de irregistrabilidad previstas en los literales f) y h) de la Ley N°19.039, la que fue desestimada en primera instancia, por sentencia dictada el 14 de febrero de 2020 por el Director Nacional de INAPI, decisión que fue confirmada por el Tribunal de Propied

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Santiago, catorce de abril de dos mil veintiséis. Vistos: En estos autos Rol N° 11.218-2021 de esta Corte Suprema, referidos al procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039, en representación del oponente Vial y Cia., se deduce recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó aquella dictada por el Director del Instituto