EDITORIAL OCEANO S.L./THE BASTARDS SPA

Hechos

Vistos y teniendo presente: Primero: Que en lo principal de su libelo doña Karen Sara Pupkin Rutman, abogada, en representación de Editorial Océano, S.L., en autos sobre solicitud de registro N° 1.540.001, correspondiente a la marca LIBRERÍA OCÉANO, para distinguir servicios de la Clase 35, interpone recurso de casación en el fondo, en contra de la sentencia definitiva de segunda instancia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial con fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinticinco, a través de la cual se confirmó la sentencia de primera instancia, aceptando parcialmente el registro de la marca Librería Océano, para distintos productos de la clase 35, pero excluyendo de la cobertura a los productos de la clase 16. Segundo: Que el recurrente luego de hacer una reseña de la causa, de lo resuelto en las oportunidades procesales pertinentes, así como de los antecedentes atingentes a la solicitud y de las normas que entiende infringidas, se refiere a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, que señala: “En los procesos a que se refiere este párrafo, la prueba se apreciará según las reglas de la sana crítica”. El tribunal de Alzada ha infringido la disposición recién transcrita, por cuanto analizó de forma deficiente e ilógica los antecedentes que constan en autos, lo que tuvo como consecuencia que haya arribado a la conclusión de que la marca solicitada en autos no se encuentra totalmente afecta a las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 20 letras f), h) inciso primero y g) incisos primero y tercero de la Ley 19.039. Lo anterior, a pesar de la evidente similitud del signo LIBRERÍA OCÉANO solicitado respecto de la marca EO OCEANO®, base de oposición, y que, claramente, de no mediar una corrección en la sentencia impugnada inducirá a error o confusión respecto de los signos en conflicto. La infracción al artículo 16 de la Ley N° 19.039 se manifiesta claramente en estos autos, en cuanto la sentencia casada no ha tenido en consideración ninguno de los puntos acreditados en tiempo y forma por esta parte, los que justamente corresponden a antecedentes fácticos que son estrictamente necesarios para determinar la procedencia de las causales de irregistrabilidad invocadas en la demanda. Así las cosas, es cierto que el literal h) del artículo 20 de la Ley 19.039, exige la concurrencia de similitudes gráficas, fonéticas y de cobertura para la debida aplicabilidad de la norma. No obstante, en el caso de las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 20 letras f) y g) incisos primeros y tercero, además de las similitudes gráficas y fonéticas, juegan un rol sumamente relevante el hecho de que la marca base de oposición ostente fama y notoriedad, por cuanto dicha situación claramente incrementa el riesgo de confusión de los signos en conflicto para los consumidores. De esta forma, la Ley de Propiedad Industrial otorga a las marcas notorias y famosas un estatus distinto que a las marcas que no cumplen con dichas características, puesto que se entiende que lógicamente ya existe un reconocimiento previo por parte del público consumidor con respecto a los productos o servicios que se ofrecen en el mercado, por lo que las similitudes que dichas marcas puedan experimentar respecto de otras traen como consecuencia inmediata que el riesgo de confusión para los consumidores sea mayor. En esta línea, y tal como ha sido expuesto en el apartado anterior, su parte buscó sin éxito acreditar tanto en primera como en segunda instancia la fama y notoriedad internacionales de la marca EO OCEANO® y, como consecuencia de ello, ninguno de los sentenciadores consideró adecuadamente dicha circunstancia y su relevancia para configurar las causales alegadas, por lo que, erróneamente, desestimaron el riesgo de confusión de los signos en conflicto por parte del público consumidor, lo cual, a la luz de los antecedentes acompañados y las reglas de apreciación de la prueba contenidas en el art. 16 de la Ley 19.039, corresponde a una posibilidad real, actual y efectiva. Así, la sentencia de alzada incurre en una aplicación errada del derecho nacional, ignorando completamente los antecedentes que su parte hizo presentes en ambas instancias y que fueron puestos de relieve especialmente ante el Tribunal ad quem, basando el rechazo a la oposición, respecto a la letra h) y en relación a los registros N° 1.203.103 y N° 889.694, en la conclusión arbitraria y no fundamentada de la supuesta disimilitud en las coberturas de las marcas comerciales en pugna; y en cuanto a la letra g) incisos primero y tercero, en la errada consideración de que respecto a su mandante y sus marcas no puede acreditarse la fama y notoriedad, ya que la prueba aportada “no cuenta con fecha cierta y es emanada por la propia parte”. Lo anterior, claramente constituye una infracción al artículo 16 de la Ley 19.039, en cuanto resulta por completo contraria a los criterios en los que se estructura la sana crítica, a saber, las reglas de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Por otro lado, resulta un atentado directo en contra del deber de fundamentación de las sentencias. En concreto, la infracción a los

Fundamentos

fundamentos de la sana critica, a saber, los principios de la lógica, las máximas de la experiencia, los conocimientos científicamente afianzados y la fundamentación de las decisiones, claramente advierten que dada la fama y notoriedad que mantiene la marca EO OCEANO® de mi mandante tanto a nivel nacional como internacional, la contraria busca valerse de un signo que sea fácilmente confundible con esta, con el fin de entrar de forma segura en el mercado. Así, de permitirse definitivamente el registro de la marca solicitada se estaría autorizando una lesión del interés público n el sentido de que la solicitud marcaria en cuestión es claramente inductiva a error o confusión respecto del origen empresarial de las marcas EO OCEANO® y LIBRERÍA OCÉANO solicitada en autos, permitiéndose de esta forma al titular de esta última beneficiarse del posicionamiento con el que ya cuenta la marca EO OCEANO®. Tercero: Que cabe primero examinar si la sentencia impugnada ha errado en la aplicación de alguna norma reguladora de la apreciación de la prueba rendida en esta causa, única forma en que podrían alterarse las conclusiones de hecho a las que arriba. Al respecto, cabe consignar que sin perjuicio de hacer valer infracciones a la sana crítica, refiriéndose en el libelo a infracciones a la lógica y las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, sólo se hace una mención a la forma de valoración de acuerdo a dichas reglas, pero no denuncia qué precisa regla de la lógica, máxima de la experiencia o conocimiento científico habría sido conculcado en la valoración de la prueba rendida en este proceso, sino que más que nada manifiesta su disconformidad con lo resuelto y con la valoración de los antecedentes efectuada por los jueces de fondo; por lo que deben considerarse hechos asentados aquellos que se fijaron en la sentencia, al siguiente tenor: El tribunal concuerda con el razonamiento de primera instancia, en cuanto excluyó de la cobertura solicitada en clase 35 los productos de clase 16, ya que la seña solicitada “LIBRERÍA OCEANO”, presenta semejanzas determinantes con la marca del oponente “EO OCEANO”, que ampara los productos indicados; por lo razonado precedentemente no resulta procedente aplicar el principio de especialidad marcaria, contenido en el artículo 23 de la ley sustantiva, para el resto de la cobertura requerida en clase 35 y en relación con la argumentación de la apelante, fundada en la letra g) incisos 1° y 3° del artículo 20 de la ley del ramo, los sentenciadores concuerdan con el razonamiento del tribunal de base, en cuanto desestimó la citada causal de irregistrabilidad por falta de prueba que permita concluir respecto a la procedencia de los requisitos del literal señalado. Cuarto: Que como lo ha dicho antes esta Corte, cuando “el recurso no denuncia el quebrantamiento o desatención de alguna concreta regla integrante de la sana crítica, sino sólo hace una referencia genérica a los distintos tipos o grupos de prin

Fallo

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil y 20 de la Ley N° 19.039, se rechaza el recurso interpuesto en representación del oponente contra el veredicto del Tribunal de Propiedad Industrial de Tribunal de Propiedad Industrial de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinticinco. Al primer otrosí: No existiendo antecedentes para invalidar de oficio el fallo recurrido, no ha lugar; al segundo y tercer otrosíes: téngase presente. Regístrese y devuélvase. Rol N° 12032-2026.

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Santiago, catorce de abril de dos mil veintiséis. Vistos y teniendo presente: Primero: Que en lo principal de su libelo doña Karen Sara Pupkin Rutman, abogada, en representación de Editorial Océano, S.L., en autos sobre solicitud de registro N° 1.540.001, correspondiente a la marca LIBRERÍA OCÉANO, para distinguir servicios de la Clase 35, interpone recurso de casación en el fondo, en contra de l