DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES S.A. (ABCDIN)/ABC FINANCIAL PARENT, LLC

Hechos

Vistos y teniendo presente: Primero: Que en lo principal de su libelo el abogado Rodrigo Albagli Ventura, en representación de Distribuidora de Industrias Nacionales S.A., en autos sobre solicitud de registro N° 991743563, interpone recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia definitiva de segunda instancia dictada con fecha veintiuno de enero de dos mil veintiséis por el Tribunal de Propiedad Industrial, a través de la cual se confirmó la sentencia de primera instancia, aceptando el registro parcial de la marca ABC solicitada por ABC Financial Parent LLC para distinguir servicios clase 36 y 42. Segundo: Que la recurrente luego de hacer una reseña de la causa, de lo resuelto en las oportunidades procesales pertinentes, así como de los antecedentes atingentes a la solicitud, explica que la sentencia recurrida se dictó con infracción al artículo 20 letras f) y h) de la Ley 19.039. En síntesis, la letra f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial impide el registro de marcas que podrían inducir a error o engaño al público consumidor. Por su parte, la letra h) del artículo 20 del mismo cuerpo legal prohíbe el registro de marcas que puedan confundir al público consumidor por ser iguales o similares a otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad que protejan productos o servicios iguales o similares. Expresa que correspondía la aplicación de la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 20 letra h) de la Ley 19.039, por las similitudes gráficas y fonéticas que presenta la marca solicitada en autos respecto de las marcas base de oposición. Las irrefutables semejanzas que se evidencian a través del cotejo se relacionan con que el signo solicitado en autos, ABC, corresponde a un signo que replica de manera íntegra la marca ABC® de su mandante, no diferenciándose en nada desde un punto de vista denominativo. Ello provoca que la denominación solicitada presente una fisionomía que resulta idéntica a las marcas base de oposición. Lo anteriormente expuesto es una consecuencia lógica del principio de primera impresión que el Instituto aplica regularmente al evaluar la similitud entre marcas, conforme a sus Directrices para el Procedimiento de Registro de Marcas Comerciales, pues las semejanzas gráficas y fonéticas entre las marcas en conflicto, sin lugar a dudas, llevará a los consumidores a confundirlas, quienes, por tanto, razonablemente supondrán que se trata de marcas asociadas y con la misma procedencia, cuando en los hechos ello no es efectivo y dista de ser real. Correspondía igualmente dicha causal de irregistrabilidad, por la similitud de cobertura que presenta la marca solicitada en autos respecto de las marcas base de oposición. En este sentido, los servicios de “gestión de la facturación de clientes” solicitados en Clase 42, son actividades que guardan directa relación con los servicios de “financiamiento, crédito, operaciones de cobranza y administración de activos financieros” que distinguen las marcas ABC® de su mandante. Así, los servicios de ambas marcas involucran procesos de control, organización y ejecución de transacciones económicas, lo cual constituye un punto de similitud funcional. Por otro lado, la marca solicitada pretende distinguir creación de software, el cual se ofrece como una herramienta en línea, en circunstancias en que las marcas de mi mandante distinguen expresamente “servicios financieros por Internet” y “suministro de información financiera en línea”. Esta coincidencia en el medio de prestación también acentúa la proximidad entre ambas coberturas. Además, tanto la gestión de planes, calendarios y facturación de la cobertura solicitada, como la administración de activos, créditos y operaciones financieras de las marcas de titularidad de mi mandante responden a la gestión eficiente de recursos, pagos y obligaciones financieras. En consecuencia, el público relevante puede percibir una relación de continuidad o de extensión entre ambos servicios. Además, la marca solicitada en autos incurre en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 20 letra f) de la Ley 19.039. En la misma línea de lo anteriormente expuesto, en caso de ser aceptada a registro, la marca ABC inducirá a error o engaño respecto de la procedencia de los servicios ofrecidos por ella. Lo anterior, resulta de toda lógica

Fundamentos

considerando la totalidad de los antecedentes proporcionados a lo largo del proceso. Los consumidores, que habitualmente han requerido los servicios de las marcas ABC®, cuyo origen empresarial es sinónimo de seriedad y calidad, al verse enfrentados a la marca ABC, automáticamente asociarán ésta a su representada dadas las semejanzas gráficas, fonéticas y de cobertura que dichas marcas mantienen. En esta línea, además, debe tomarse en consideración que la marca ABC® de mi mandante es un signo que goza de fama y notoriedad en el mercado nacional, lo cual es un hecho público y notorio. Así, queda claro que los antecedentes expuestos permiten concluir que la marca solicitada incurre en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 20 letra f) de la Ley 19.039 y, en este sentido, se torna imposible la coexistencia pacífica entre las marcas en pugna. Tercero: Que cabe primero examinar si la sentencia impugnada ha errado en la aplicación de alguna norma reguladora de la apreciación de la prueba rendida en esta causa, única forma en que podrían alterarse las conclusiones de hecho a las que arribó la sentencia recurrida, en el caso de autos, al siguiente tenor: “Que, estos sentenciadores concuerdan con lo resuelto por el tribunal de base, toda vez que ha hecho correcta aplicación del principio de especialidad consagrado en el artículo 23 de la ley sustantiva, al conceder el registro para distinguir “Creación, mantenimiento y actualización de software informático para la gestión de calendarios de planificación, para crear y configurar entrenamientos, para el seguimiento del progreso de entrenamientos y estadísticas de entrenamiento, para la carga de imágenes digitales, la gestión de planes de entrenamiento, planes de ejercicios, horarios de entrenamiento, composición corporal y progreso del entrenamiento, para la supervisión, el seguimiento y la gestión de la nutrición, la gestión de la facturación de clientes, y la prestación de servicios de formación en línea” de la clase 42, habida cuenta que se ha efectuado una correcta limitación de la cobertura, motivo por el cual no se producirá confusión, error o engaño con los registros fundantes de la oposición en la clase 36.”. Al respecto, cabe consignar que, pese a que se denuncia infracción a los artículos 20 letras f) y h) de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, no se denuncia infracción al artículo 16 de la ley, lo que constituye un defecto insalvable del libelo en estudio, que impide, como ya se indicó, modificar los hechos que quedaron asentados en la sentencia. Cuarto: Que como lo ha dicho antes esta Corte, cuando “el recurso no denuncia el quebrantamiento o desatención de alguna concreta regla integrante de la sana crítica, sino sólo hace una referencia genérica a los distintos tipos o grupos de principios o reglas que la componen”, “ni siquiera puede entrarse al estudio de la infracción acusada al citado artículo 16, pues ello supondría que esta Corte, o debería optar, según su c

Fallo

por tanto, razonablemente supondrán que se trata de marcas asociadas y con la misma procedencia, cuando en los hechos ello no es efectivo y dista de ser real. Correspondía igualmente dicha causal de irregistrabilidad, por la similitud de cobertura que presenta la marca solicitada en autos respecto de las marcas base de oposición. En este sentido, los servicios de “gestión de la facturación de clientes” solicitados en Clase 42, son actividades que guardan directa relación con los servicios de “financiamiento, crédito, operaciones de cobranza y administración de activos financieros” que distinguen las marcas ABC® de su mandante. Así, los servicios de ambas marcas involucran procesos de control, organización y ejecución de transacciones económicas, lo cual constituye un punto de similitud funcional. Por otro lado, la marca solicitada pretende distinguir creación de software, el cual se ofrece como una herramienta en línea, en circunstancias en que las marcas de mi mandante distinguen expresamente “servicios financieros por Internet” y “suministro de información financiera en línea”. Esta coincidencia en el medio de prestación también acentúa la proximidad entre ambas coberturas. Además, tanto la gestión de planes, calendarios y facturación de la cobertura solicitada, como la administración de activos, créditos y operaciones financieras de las marcas de titularidad de mi mandante responden a la gestión eficiente de recursos, pagos y obligaciones financieras. En consecuencia, el público relevante puede percibir una relación de continuidad o de extensión entre ambos servicios. Además, la marca solicitada en autos incurre en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 20 letra f) de la Ley 19.039. En la misma línea de lo anteriormente expuesto, en caso de ser aceptada a registro, la marca ABC inducirá a error o engaño respecto de la procedencia de los servicios ofrecidos por ella. Lo anterior, resulta de toda lógica considerando la totalidad de los antecedentes proporcionados a lo largo del proceso. Los consumidores, que habitualmente han requerido los servicios de las marcas ABC®, cuyo origen empresarial es sinónimo de seriedad y calidad, al verse enfrentados a la marca ABC, automáticamente asociarán ésta a su representada dadas las semejanzas gráficas, fonéticas y de cobertura que dichas marcas mantienen. En esta línea, además, debe tomarse en consideración que la marca ABC® de mi mandante es un signo que goza de fama y notoriedad en el mercado nacional, lo cual es un hecho público y notorio. Así, queda claro que los antecedentes expuestos permiten concluir que la marca solicitada incurre en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 20 letra f) de la Ley 19.039 y, en este sentido, se torna imposible la coexistencia pacífica entre las marcas en pugna. Tercero: Que cabe primero examinar si la sentencia impugnada ha errado en la aplicación de alguna norma reguladora de la apreciación de la prueba rendida en esta c

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Santiago, catorce de abril de dos mil veintiséis. Vistos y teniendo presente: Primero: Que en lo principal de su libelo el abogado Rodrigo Albagli Ventura, en representación de Distribuidora de Industrias Nacionales S.A., en autos sobre solicitud de registro N° 991743563, interpone recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia definitiva de segunda instancia dictada con fecha veintiun