GRUPO FACILITY SPA/UBER TECHNOLOGIES INC.

Hechos

VISTOS: En este procedimiento especial N° 76818-2020, regido por la Ley N° 19.039, la solicitante Grupo Facility SpA. recurre de casación en el fondo contra la sentencia de segunda instancia del Tribunal de Propiedad Industrial, de treinta de enero de dos mil veinte, que confirmó la sentencia de primer grado que acogió la demanda de oposición deducida por Uber Technologies Inc., titular de las marcas Ubereats y Uber, para productos y servicios de clases 9, 35, 36, 39 y 42, y a su vez rechazó de oficio la marca pedida UBERINMOBILIARIO.COM para distinguir productos de las clases 35, 36 y 37. Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación por resolución de diez de agosto de dos mil veinte.

Fundamentos

CONSIDERANDO: Primero: Que la recurrente denuncia, en un primer capítulo, la infracción al artículo 16 de la ley N° 19.039, por cuanto el tribunal de segunda instancia no consideró el desistimiento parcial respecto a la clase 35 efectuado por la solicitante, lo que, a su juicio, desecha toda posibilidad de que las marcas tengan relación de coberturas. Esgrime que se vulneró el principio de no contradicción, por cuanto no se valoró el desistimiento que limita la cobertura, lo que es contradictorio con la decisión del Director Nacional de Propiedad Industrial al acceder al desistimiento parcial. Arguye que se vulneró de la misma forma el principio de razón suficiente porque no existen razones para no considerar el desistimiento parcial al que se refirió. Manifiesta que también se afectó el principio de identidad, pues el tribunal ad quem confirmó la sentencia de primera instancia sin considerar el aludido desistimiento parcial que fue aceptado por el Director Nacional y por consiguiente limitó la cobertura cuya protección se solicita. Por último, se vulneraron las máximas de experiencia, puesto que la recurrente se desistió parcialmente de la petición de inscripción para distinguir los servicios de administración y gestión de negocios, asesoramiento en organización de negocios, consultoría de empresas y servicio de abastecimiento para terceros. En un segundo capítulo esgrime el quebrantamiento del artículo 20 letras h), f) y g) inciso primero de la Ley N° 19.039, por cuanto la aplicación de esas causales resulta improcedente al haber acogido el tribunal de primera instancia el desistimiento parcial en clase 35, pues el

Fallo

fallo de segunda instancia mantiene los razonamientos del a quo. Por último, se invoca el quebrantamiento del artículo 20 letra k) de la Ley N° 19.039, al no considerar los sentenciadores que la marca UBERINMOBILIARIO.COM tiene presencia en el mercado nacional desde el año 2014, por lo que no se le puede imputar alguna intención a la solicitante, aportando medios de prueba que acreditaron que no existe competencia entre los signos y que su existencia se remonta a ese año. Concluye solicitando se invalide el fallo, se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo con arreglo a la ley y que, en definitiva, se rechace en todas sus partes la oposición, se deje sin efecto el rechazo de oficio y se conceda el registro solicitado. Segundo: Que, para una adecuada solución del caso y siempre en lo pertinente al recurso, cabe consignar que la sentencia de primer grado acogió la demanda de oposición formulada por don Santiago Ortuzar Decombe, en representación de Uber Technologies Inc., fundada en ser titular del rótulo denominativo UBEREATS para las clases 9 y 35 y del signo UBER en las clases 38, 39 y 42, respecto de la solicitud de registro presentada por Grupo Facility SpA para la marca denominativa Uberinmobiliario.com, que buscaba amparar servicios de las clases 35, 36 y 37. Para así decidirlo, el a quo tuvo en consideración que se trata de signos que distinguen coberturas relacionadas, presentando semejanzas fonéticas y gráficas determinantes que impiden una sana y pacífica coexistencia en el mercado, coincidiendo en el segmento UBER, que aparece como elemento central y determinante, sin que los complementos resulten suficientes para crear un signo diferente, con un grado de identidad y fisonomía propio, pudiendo inducir a error o engaño al público consumidor. Además, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial estableció que las marcas oponentes gozan de fama y notoriedad en el extranjero para distinguir los mismos productos y servicios o similares que pretende proteger el rótulo pedido. Por otro lado, el referido Instituto acogió la causal de irregistrabilidad contemplada en la letra k) del artículo 20 del mismo cuerpo legal, atendido que solicitó una marca a sabiendas de la existencia del signo del oponente, en clase 36, al haberse rechazado otra petición similar. Apelado dicho fallo, el Tribunal de Propiedad Industrial lo confirmó, señalando que existen semejanzas entre los signos UBERINMOBILIARIO.COM versus UBER y relación en las coberturas, sin que puedan apreciarse antecedentes que permitan variar lo resuelto en primer grado. Tercero: Que, una vez conocidas las razones de invalidación presentadas por el recurrente y determinados además los motivos de la sentencia que evidencian los fundamentos de lo decidido, se hace necesario considerar, para resolver lo pedido, que el recurso de casación en el fondo permite dar eficacia al principio de legalidad y al de igualdad ante la ley y tiene lugar, únicamente, en contra de las sentencias d

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PAGE 6 Santiago, ocho de enero de dos mil veintiséis. VISTOS: En este procedimiento especial N° 76818-2020, regido por la Ley N° 19.039, la solicitante Grupo Facility SpA. recurre de casación en el fondo contra la sentencia de segunda instancia del Tribunal de Propiedad Industrial, de treinta de enero de dos mil veinte, que confirmó la sentencia de primer grado que acogió la demanda de oposición