RENDIC HERMANOS S.A/CHATANI

Hechos

Vistos: En estos autos Rol N° 135.343-2020 de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039, la parte oponente, Rendic Hermanos S.A., recurre de casación en el fondo contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial de veintiocho de julio del año dos mil veinte, que confirmó la decisión de primer grado, del Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de veintiocho de enero del mismo año, que rechazó la oposición formulada por su parte y concede el registro de la marca denominativa “DEKA”, pedida por Roshni Sundar Chatani Chatani para distinguir productos de la clase 30. Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación.

Fundamentos

Considerando: Primero: Que en el recurso se denuncian como infringidos los artículos 16 y 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039, requiriendo al efecto la invalidación del

Fallo

fallo impugnado y que se dicte una sentencia de reemplazo que rechace el registro de la marca solicitada. Segundo: Que, en lo tocante a la vulneración a las normas contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, preceptos que procuran evitar el registro de marcas que induzcan a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, la recurrente sostiene que las marcas en conflicto presentan una gran semejanza gráfica y son fonéticamente idénticas, afirmaciones que fueron desestimadas por los jueces del fondo por estimar que la marca que cubre un establecimiento comercial no protege los artículos que en ellos se expenden. Sin embargo, la oposición no se funda en una marca que distingue los mismos productos que pretende distinguir la marca pedida, sino en la identidad gráfica y fonética y en la relación que existe entre las coberturas de los signos en conflicto. Agrega que el inciso segundo del artículo 26 del Reglamento, establece que las marcas de establecimientos no protegen productos, pero no descarta la relación que puede existir con los productos que en ellos se expenden, máxime si la categoría de marcas de establecimientos comerciales e industriales están siempre referidas a productos, de modo que, si bien no los protegen directa o específicamente como tales, tendrán siempre relación con los productos que en ellos se venden o fabrican, como es el caso de “marcas propias” para identificar determinados agentes del mercado. En ese contexto, el recurrente asegura que la marca DECA o DK de la oponente, identifica a una conocida cadena de Supermercados que opera principalmente en las Regiones de Atacama y Coquimbo, por lo que es ampliamente conocida no sólo por los habitantes de dichas Regiones sino por la gran mayoría de las personas que transitan por esas zonas turísticas. De este modo, la marca solicitada DEKA, hará pensar al consumidor que se trata de productos de la sociedad oponente. Asegura que los sentenciadores, al no considerar ese hecho relevante, han rechazado en base a una disposición reglamentaria una oposición fundada en normas legales que contemplan, junto con la semejanza gráfica o fonética, la relación de clases como causal de rechazo de marca. Añade que el rechazo de la oposición pretende estar fundada en una razón jurídica, sin embargo, no lo está, pues la oposición se funda en una relación y no en una identidad de coberturas. De este modo, postula, la norma del artículo 26 del Reglamento de la ley del ramo podría colisionar con lo dispuesto en la letra h) del artículo 20 de la Ley 19.039, pero en ningún caso con la letra f) del mismo artículo, precepto este último que debió primar, por estar dotado de mayor jerarquía normativa frente al precepto reglamentario aludido. En consecuencia, no resulta procedente rechazar la oposición deducida en virtud de lo previsto en el artículo 26 del Reglamento, pues para ello debía explicarse por qué no existe relación de coberturas entre la

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1 Santiago, veinticinco de noviembre de dos mil veinticinco. Vistos: En estos autos Rol N° 135.343-2020 de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento especial regido por la Ley N° 19.039, la parte oponente, Rendic Hermanos S.A., recurre de casación en el fondo contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial de veintiocho de julio del año dos mil veinte, que confirmó la decisión de