FABRICA DE BANDEJAS LIMITADA/INDUSTRIAS VANNI S.A.

Hechos

Vistos: En estos antecedentes Rol N° 127.350-2020, el abogado don Juan Carlos González Barahona, en representación de la solicitante FABRICA DE BANDEJAS LIMITADA, ha deducido recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial, que confirma el fallo de primer grado que acoge la demanda de oposición presentado por INDUSTRIAS VANNI S.A. y rechaza de oficio el registro solicitado para la marca mixta “MARÍA ANGELICA VANNI”, clase 16, por estimar configuradas las causales de irregistrabilidad previstas en los literales h) y f) del artículo 20 de la Ley N°19.039, respecto a la ya inscrita VANNI, denominativa, bajo el registro N° 803808, y de la mixta VANNI, registro N° 1267955, ambas clase 16. Declarado admisible el citado arbitrio, se ordenó traer los autos en relación.

Fundamentos

Considerando: Primero: Que el recurrente denuncia como infringido el artículo 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039. Arguye que los sentenciadores efectuaron una errónea aplicación de la causal de rechazo contemplada en la letra f) del artículo 20 de la referida ley, puesto que el signo solicitado de ninguna forma puede inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos o servicios que busca distinguir, considerando que la marca MARIA ANGELICA VANNI deriva de la marca registrada MARIA ANGELICA VANNI, la que goza de fama y notoriedad dentro del mercado nacional desde hace más de un siglo. En relación con la causal de la letra h) del artículo 20 en comento, indica que la marca MARIA ANGELICA VANNI, de la cual es titular la solicitante, se encuentra registrada en diversas clases y los signos en supuesta controversia, VANNI, poseen elementos distintivos y característicos que permiten al consumidor distinguir fácilmente entre uno y otro. Agrega que los sentenciadores desatendieron y obviaron los elementos adicionales contenidos en el signo pedido. Segundo: Que para la adecuada comprensión del recurso de nulidad sustancial en examen, útil resulta recordar que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial rechazó la solicitud de registro presentada por la Fábrica de Bandejas Ltda., para el registro de la marca MARÍA ANGELICA VANNI, clase 16, decisión que fue confirmada por la sentencia impugnada, en consideración a que se está ante signos que distinguen coberturas relacionadas, desde que los productos que pretende amparar el signo solicitado y aquellos comprendidos en las marcas registradas, tienen una naturaleza equivalente, finalidades parecidas, comparten canales de distribución y los destinatarios finales son comunes. Además, se estimó que de la comparación gráfica de ellos se aprecia que comparten el elemento VANNI, único denominativo y principal en la marca oponente que se destaca en el signo solicitado en tamaño y diseño de manera similar a la marca registrada, sin que la adición del nombre MARIA ANGELICA, como tampoco la presencia de los recursos figurativos resulten suficientes para distinguirlos adecuadamente. En definitiva, estimó que el ámbito de protección de la marca solicitada se presta para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los servicios solicitados sino también porque presenta igualdad o semejanza gráfica y fonética respecto a la denominativa VANNI, registro N°803808 y a la marca mixta homónima, registro N° 1267955, ambas clase 16. Tercero: Que, de acuerdo a lo expuesto por los sentenciadores de segunda instancia, no cabe sino concluir que el asunto ha sido resuelto observando acertadamente los parámetros que el derecho marcario ordena considerar, toda vez que en el análisis se ha tomado en cuenta que el signo VANNI se encuentra contenido en su totalidad en el cuño solicitado, observando que éste carece de fisionomía propia lo que puede ocasionar confusione

Fallo

fallo de primer grado que acoge la demanda de oposición presentado por INDUSTRIAS VANNI S.A. y rechaza de oficio el registro solicitado para la marca mixta “MARÍA ANGELICA VANNI”, clase 16, por estimar configuradas las causales de irregistrabilidad previstas en los literales h) y f) del artículo 20 de la Ley N°19.039, respecto a la ya inscrita VANNI, denominativa, bajo el registro N° 803808, y de la mixta VANNI, registro N° 1267955, ambas clase 16. Declarado admisible el citado arbitrio, se ordenó traer los autos en relación. Considerando: Primero: Que el recurrente denuncia como infringido el artículo 20 letras f) y h) de la Ley N° 19.039. Arguye que los sentenciadores efectuaron una errónea aplicación de la causal de rechazo contemplada en la letra f) del artículo 20 de la referida ley, puesto que el signo solicitado de ninguna forma puede inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos o servicios que busca distinguir, considerando que la marca MARIA ANGELICA VANNI deriva de la marca registrada MARIA ANGELICA VANNI, la que goza de fama y notoriedad dentro del mercado nacional desde hace más de un siglo. En relación con la causal de la letra h) del artículo 20 en comento, indica que la marca MARIA ANGELICA VANNI, de la cual es titular la solicitante, se encuentra registrada en diversas clases y los signos en supuesta controversia, VANNI, poseen elementos distintivos y característicos que permiten al consumidor distinguir fácilmente

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Santiago, veinticinco de marzo de dos mil veinticinco. Vistos: En estos antecedentes Rol N° 127.350-2020, el abogado don Juan Carlos González Barahona, en representación de la solicitante FABRICA DE BANDEJAS LIMITADA, ha deducido recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial, que confirma el fallo de primer grado que acoge la demanda de