BAXALTA GMBH Y BAXALTA INCORPORATED/ASOCIACION INDUSTRIAL DE LABORATORIOS FARMACEUTICOS AG.

Hechos

Vistos y teniendo presente: Primero: Que en lo principal de su libelo, el abogado Cristián Barros Michell, en representación de la solicitante Baxalta GmbH. y Baxalta Inc., dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de nueve de agosto de dos mil veintidós, que confirmó el fallo de primer grado que rechazó la patente de invención solicitada al estimar que carece de novedad y nivel inventivo. Segundo: Que tal decisión, en concepto del recurrente, configura la infracción a los artículos 16, 32 y 35 de la Ley 19.039. Indica que se infringe tales artículos por cuanto omite todas las secciones del informe pericial solicitado como medida para mejor resolver, que concluyó que su solicitud sí cumple con el requisito de nivel inventivo al contener una ventaja técnica, además de no considerar ni mencionar distintos documentos que su parte acompañó que apuntan en idéntico sentido, existiendo una abundante jurisprudencia del mismo Tribunal e INAPI que refiere que si un método o proceso conlleva a una ventaja técnica sobre el arte previo entonces dicho invento sí cumple con el requisito de nivel inventivo, lo que atenta contra la experiencia y la lógica, por tanto a la sana crítica. Agrega que no se ha tenido en cuenta que ha sido aceptada en Estados Unidos, Japón, Australia, Méjico, Corea del Sur, Malasia, Indonesia, Nueva Zelandia, Taiwán, China y Singapur, por lo que cumple con los requisitos de patentabilidad y altura inventiva. Por lo que el tribunal no consideró ni analizó esta prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, pues de haberlo hecho debió haber considerado la concesión de la solicitud equivalente en los países señalados. Tercero: Puntualiza, en relación al artículo 16, que de haberse seguido las normas de la sana crítica, el tribunal habría hecho un análisis razonado de los antecedentes debidamente acompañados por su parte, además de haber analizado de acuerdo a la lógica y la experiencia el informe pericial solicitado como medida par

Fundamentos

fundamentos que “…la novedad no ha sido discutida en estos autos, de manera que el asunto a resolver se centra en la carencia o no de altura inventiva de la solicitud de autos. // Conforme al mérito de autos, resulta claro que el documento más cercano del arte es D2, método que también está destinado a la obtención de inmunoglobulinas y que se diferencia con el de autos, en que se ha eliminado el primer paso de precipitación descrito en D2. // Por otra parte, en la búsqueda de potenciar el nivel inventivo de su solicitud, el requirente ha alegado que el proceso más corto por el presentado a registro es también más eficiente, al obtener hasta un 20-25% de mejora rendimiento/eficacia del método descrito en D2. // Es del caso que, efectivamente un antecedente directamente revelador de altura inventiva ante procedimientos más o menos equivalentes es la eficiencia lograda con el mismo, por lo que, resulta razonable el empeño del solicitante de demostrar la mejora por él alcanzada; sin embargo, en el caso de autos, basa su comparación sosteniendo que D2 no incluye la información necesaria para poder calcular la eficiencia del método descrito, afirmación que el perito de esta instancia procesal destruye, al decir: “Quien suscribe considera dicha indicación incorrecta, pues es posible calcular el rendimiento considerando la composición inicial del plasma utilizado. Esto pues las fuentes de plasma utilizado, tanto en la solicitud de autos como en D2, corresponde a una “agrupación de Cohn”, que corresponde a “pool” en inglés, que corresponde a una mezcla de varias fuentes de plasma a fin de homogenizar la composición y evitar la variabilidad en la producción de distintos lotes. Por lo tanto, es posible suponer que los cálculos del rendimiento son similares entre ambos métodos de producción de IgG, y en conclusión, no existe una ventaja desde el punto de vista de la eficiencia en la obtención de IgG.” Así las cosas, no cabe seguir hurgando en este punto, que debe entenderse zanjado a los efectos de considerar que nada aporta al nivel inventivo de la solicitud”. También expone que “…de lo alegado por el solicitante, un segundo elemento que a su juicio es revelador de altura inventiva, está en haber enfrentado con éxito el desafío técnico de reducir un paso el procedimiento descrito en D2, para la obtención de inmunoglobulinas, asunto, sobre el que el perito de esta instancia procesal manifiesta su opinión favorable en el sentido de estimar que se trata de una ventaja técnica sorprendente, al decir que: “en los procesos industriales, sobre todo de productos farmacéuticos, es importante mantener condiciones de asepsia, control de salas de producción, certificación de las instalaciones, y una gran lista de requerimientos impuestos por autoridades sanitarias a nivel mundial. Por lo tanto, una reducción de 1 paso en la producción de IgG permite evitar un punto de potencial contaminación, una simplificación de las instalaciones lo que permite una certificación más

Fallo

fallo de primer grado que rechazó la patente de invención solicitada al estimar que carece de novedad y nivel inventivo. Segundo: Que tal decisión, en concepto del recurrente, configura la infracción a los artículos 16, 32 y 35 de la Ley 19.039. Indica que se infringe tales artículos por cuanto omite todas las secciones del informe pericial solicitado como medida para mejor resolver, que concluyó que su solicitud sí cumple con el requisito de nivel inventivo al contener una ventaja técnica, además de no considerar ni mencionar distintos documentos que su parte acompañó que apuntan en idéntico sentido, existiendo una abundante jurisprudencia del mismo Tribunal e INAPI que refiere que si un método o proceso conlleva a una ventaja técnica sobre el arte previo entonces dicho invento sí cumple con el requisito de nivel inventivo, lo que atenta contra la experiencia y la lógica, por tanto a la sana crítica. Agrega que no se ha tenido en cuenta que ha sido aceptada en Estados Unidos, Japón, Australia, Méjico, Corea del Sur, Malasia, Indonesia, Nueva Zelandia, Taiwán, China y Singapur, por lo que cumple con los requisitos de patentabilidad y altura inventiva. Por lo que el tribunal no consideró ni analizó esta prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, pues de haberlo hecho debió haber considerado la concesión de la solicitud equivalente en los países señalados. Tercero: Puntualiza, en relación al artículo 16, que de haberse seguido las normas de la sana crítica, el tribunal

Texto Completo (Preview)

Santiago, dos de noviembre de dos mil veintidós. Vistos y teniendo presente: Primero: Que en lo principal de su libelo, el abogado Cristián Barros Michell, en representación de la solicitante Baxalta GmbH. y Baxalta Inc., dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de nueve de agosto de dos mil veintidós, que confirmó el fallo de primer grado que rechazó la patente de invenci